Abogado de cesión de patentes: cómo comprar y vender patentes de EE. UU., cesión por escrito, registro ante la USPTO y trámites para patentes chinas que salen del país

En resumen

• Para las patentes y solicitudes de patente de EE. UU., la cesión debe constar por escrito y estar firmada (35 U.S.C. §261).
• Después de la cesión, ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) se debe tramitar el registro. Solo si se registra dentro de los 3 meses posteriores a la cesión, o antes de que alguien compre después la misma patente, la cesión es oponible a un comprador posterior que no tenía conocimiento y pagó una contraprestación.
• Antes de comprar una patente, verifique primero la cadena de titularidad (chain of title): si cada inventor ha cedido válidamente los derechos al vendedor, y si hay cotitulares, prendas o licencias existentes.
• Si desea hacer valer los derechos de la patente por infracciones pasadas, el acuerdo de cesión debe indicar expresamente que este derecho también se cede; de lo contrario, el comprador por lo general solo podrá demandar por infracciones posteriores a la cesión.
• Una patente o solicitud de patente china que se ceda a un extranjero requiere primero cumplir los trámites de la normativa sobre importación y exportación de tecnología y luego registrarse en la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA); la cesión surte efecto desde la fecha de registro.

Diferencias entre cesión y licencia

Si solo quiere que la otra parte use la tecnología y usted conservar la titularidad, use una licencia; si quiere vender la patente por completo, use una cesión. Un acuerdo llamado “licencia” que en realidad entrega a la otra parte todos los derechos sustanciales puede considerarse una cesión bajo la ley de EE. UU., y el tratamiento fiscal cambia en consecuencia.

Antes de comprar una patente: lista de due diligence

1. Cadena de titularidad: De cada inventor al titular actual, cada cesión debe constar por escrito y estar registrada ante la USPTO. En los acuerdos de cesión de invenciones de empleados hay que fijarse en la redacción: si dice “por este acto cede” (hereby assign) o “acepta ceder en el futuro” (agree to assign). El caso Stanford v. Roche de la Corte Suprema de EE. UU. de 2011 se debió a esta redacción, y la universidad no pudo obtener las invenciones del investigador.
2. Cotitulares: Cuando una patente de EE. UU. tiene varios cotitulares, cada cotitular puede explotar y licenciar la patente por su cuenta, sin el consentimiento de los demás y sin compartir ganancias con ellos (35 U.S.C. §262); para demandar por infracción, por lo general deben demandar todos los cotitulares juntos. Si solo se compra una parte de la titularidad, el valor disminuye considerablemente.
3. Estado legal: Después de otorgada la patente, las tasas de mantenimiento deben pagarse a los 3.5, 7.5 y 11.5 años, con un periodo de gracia de 6 meses para pagos vencidos; también hay que revisar la fecha de vencimiento de la patente, si hay procedimientos para declararla inválida y si hay solicitudes de continuación relacionadas.
4. Gravámenes: Si sobre la patente hay garantías constituidas para préstamos; las licencias ya otorgadas por lo general siguen vigentes después de la cesión, y el comprador debe aceptarlas.
5. Litigios y disputas: Si la patente ha sido demandada o se ha cuestionado su validez antes, y cuál fue el resultado.
6. Condición de entidad pequeña: Si el vendedor pagaba las tasas oficiales como entidad pequeña (small entity), tras ceder a una empresa grande debe notificarse a la USPTO y pagarse conforme a la tarifa de entidad grande.

Cláusulas clave del acuerdo de cesión

• Alcance de la cesión: Enumere los números de patente y de solicitud, incluidas las continuaciones, las solicitudes divisionales y las patentes extranjeras correspondientes.
• Derecho a demandar por infracciones pasadas: Acuerde expresamente que el comprador adquiere el derecho a demandar y a obtener indemnización por infracciones anteriores a la cesión.
• Precio: Pago único, o pago inicial más regalías sobre las ventas del producto; si hay regalías, acuerde la contabilidad y las auditorías.
• Garantías del vendedor: El vendedor es el único titular, no hay licencias ni garantías no reveladas, y no ha recibido alegaciones de invalidez o de infracción. El vendedor por lo general no está dispuesto a garantizar que la patente sea “válida”.
• Licencia de retorno (grant-back): Si el vendedor conserva el derecho a seguir usando la patente.
• Obligación de cooperación: El vendedor y los inventores deben cooperar firmando los documentos posteriores y aportando testimonios y datos en los litigios.

Tras la firma, presente el registro por medio del sistema de registro de cesiones de la USPTO (Assignment Center). El registro solo da publicidad; la USPTO no examina si la cesión en sí es válida.

Aspectos fiscales

• Un inventor persona física que ceda todos los derechos sustanciales de la patente, conforme a la sección 1235 del Código Tributario de EE. UU., por lo general puede tributar como ganancia de capital a largo plazo, sin importar cuánto tiempo la haya tenido.
• si el vendedor es extranjero, respecto de las regalías de patente que cobre, el pagador de EE. UU. por lo general debe retener 30% de impuesto, que puede reducirse conforme a un tratado fiscal; la tasa de regalías bajo el tratado fiscal entre EE. UU. y China es por lo general del 10%. Un pago único, si está ligado al uso o a las ventas de la patente, también puede tratarse como regalías.
• Antes de definir la estructura de la operación, pida a un contador que la evalúe también.

Patente o solicitud china cedida a extranjeros

Muchos empresarios chinos solicitaron primero su tecnología en China y después quieren cederla a una empresa de EE. UU. Tenga en cuenta:

1. Trámites de exportación de tecnología: Cuando una entidad o persona de China cede a un extranjero o a una empresa extranjera el derecho a solicitar una patente o la titularidad de una patente, debe cumplir el Reglamento de Administración de Importación y Exportación de Tecnología. Para la tecnología de exportación libre, se debe registrar el contrato de exportación de tecnología y obtener el certificado de registro; para la tecnología de exportación restringida, primero se debe obtener una licencia; la tecnología de exportación prohibida no puede cederse. La Lista de tecnologías de exportación prohibida y restringida de China se ha revisado en los últimos años y se han incluido algunas tecnologías de inteligencia artificial, procesamiento de datos y otras, por lo que debe verificarse primero.
2. Registro ante la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA): Con los documentos acreditativos anteriores, se tramita el cambio de datos bibliográficos, y la cesión surte efecto desde la fecha de registro.
3. Invenciones realizadas en China que se solicitan en el extranjero: Primero hay que solicitar a la CNIPA la revisión de confidencialidad; asimismo, para una invención realizada en EE. UU. que se solicita primero en el extranjero, por lo general hay que obtener antes la licencia de solicitud en el extranjero (foreign filing license) de la USPTO (35 U.S.C. §184). Si el equipo de I+D está repartido en los dos países, el orden de las solicitudes y las cesiones debe diseñarse con anticipación.

Qué preparar antes de la consulta

1. Lista de números de patente o de solicitud (de EE. UU., China y otros países);
2. Lista de inventores y los acuerdos de empleo o de cesión de invenciones que hayan firmado;
3. Licencias y documentos de prenda existentes;
4. El precio y la forma de pago que las partes hayan acordado;
5. La nacionalidad, ubicación y situación fiscal del comprador y del vendedor.

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Este artículo es información legal general y no constituye asesoría jurídica. La gestión de solicitudes y trámites de examen de patentes ante la USPTO en representación de terceros debe estar a cargo de un abogado de patentes o un agente de patentes registrado ante dicha oficina.