专利转让律师：买卖美国专利怎么做，书面转让、USPTO 登记和中国专利出境手续

先说结论

• 美国专利和专利申请的转让必须书面签署（35 U.S.C. §261）。
• 转让后要到美国专利商标局（USPTO）登记。在转让后 3 个月内、或在之后有人购买同一专利之前登记的，才能对抗之后不知情、支付了对价的购买人。
• 买专利之前，先查清楚权利链条：每位发明人是否都已有效转让给卖方，有没有共有人、质押和已有的许可。
• 想追究专利过去的侵权，转让协议要明确写明这项权利也一并转让，否则买方通常只能起诉转让以后的侵权。
• 中国专利或申请转让给外国人，要先按技术进出口的规定办手续，再到国家知识产权局登记，转让自登记之日起生效。

转让和许可有什么不同

只想让对方使用技术、自己保留所有权的，用许可；想把专利彻底卖掉的，用转让。名为“许可”但实际上把全部实质权利都给了对方的，在美国法下可能被视为转让，税务处理也随之不同。

买专利之前：尽职调查清单

1. 权利链条：从每位发明人到现在的专利权人，每一次转让都有书面文件并已在 USPTO 登记。员工的发明转让协议要看措辞：写的是“特此转让”（hereby assign），还是“同意将来转让”（agree to assign）。美国最高法院 2011 年的 Stanford 诉 Roche 案就是因为这类措辞，大学没能取得研究人员的发明。
2. 共有人：美国专利有多个共有人的，每个共有人都可以自行实施和许可专利，不需要其他共有人同意，也不必和他们分钱（35 U.S.C. §262）；起诉侵权一般要所有共有人一起起诉。只买到部分份额，价值会大打折扣。
3. 法律状态：专利授权后要在第 3.5 年、7.5 年、11.5 年缴纳维持费，逾期有 6 个月的付费宽限期；还要看专利的到期日、有没有被宣告无效的程序、有没有相关的延续申请。
4. 负担：专利上有没有为贷款设定的担保权益；已经给出的许可在转让后通常仍然有效，买方要接受。
5. 诉讼和争议：专利以前有没有被起诉、被挑战过有效性，结果如何。
6. 小实体身份：卖方按小实体缴纳官费的，转让给大公司后，要通知 USPTO 并按大实体标准缴费。

转让协议的关键条款

• 转让范围：列明专利号和申请号，包括延续、分案申请，以及对应的外国专利。
• 过去侵权的起诉权：明确约定买方取得对转让前侵权行为起诉和获得赔偿的权利。
• 价款：一次付清，还是首付加按产品销售额提成；提成的，约定账目和审计。
• 卖方保证：卖方是唯一权利人、没有未披露的许可和担保、没有收到无效或侵权指控。专利是否“有效”，卖方通常不愿保证。
• 回授许可：卖方是否保留继续使用的权利。
• 配合义务：卖方和发明人要配合签署后续文件，在诉讼中提供证词和资料。

签署后，通过 USPTO 的转让登记系统（Assignment Center）提交登记。登记只是公示，USPTO 不审查转让本身是否有效。

税务提示

• 个人发明人转让专利的全部实质权利的，按美国税法第 1235 条，一般可以按长期资本利得纳税，不论持有多久。
• 外国卖方收取的专利提成费，美国付款方一般要预扣 30% 的税，按税收协定可以降低；中美税收协定下的特许权使用费税率一般为 10%。一次性价款如果和专利的使用、销售挂钩，也可能被当作提成处理。
• 交易结构确定前，请会计师一起评估。

中国专利或申请转让给外国人

很多华人企业主的技术先在中国申请了专利，后来想转给美国公司。要注意：

1. 技术出口手续：中国单位或个人向外国人、外国企业转让专利申请权或专利权，要按《技术进出口管理条例》办理。属于自由出口的技术，要办理技术出口合同登记，取得登记证书；属于限制出口的技术，要先取得许可；禁止出口的不能转让。国家的《禁止出口限制出口技术目录》近年有修订，部分人工智能、数据处理等技术被列入，要先核对。
2. 国家知识产权局登记：凭上述证明文件办理著录项目变更，转让自登记之日起生效。
3. 在中国完成的发明到外国申请：要先向国家知识产权局申请保密审查；同样，在美国完成的发明先到外国申请，一般要先取得 USPTO 的外国申请许可（35 U.S.C. §184）。研发团队分在两国的，申请和转让顺序要事先设计。

咨询前准备这些

1. 专利号或申请号清单（美国、中国和其他国家）；
2. 发明人名单和他们签过的雇佣或发明转让协议；
3. 已有的许可、质押文件；
4. 双方谈好的价格和付款方式；
5. 买卖双方的国籍、所在地和税务身份。

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本文为一般法律信息，不构成法律意见。在美国专利商标局代人办理专利申请和审查事务，须由在该局注册的专利律师或专利代理人进行。