Адвокат по передаче патентов: как покупать и продавать патенты США, письменная передача, регистрация в USPTO и порядок передачи китайских патентов за границу

Кратко о главном

• Для патентов и патентных заявок США передача должна быть оформлена письменно и подписана (35 U.S.C. §261).
• После передачи в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) необходима регистрация. Передача имеет силу в отношении последующего добросовестного покупателя, не знавшего о ней и заплатившего возмещение, только если она зарегистрирована в течение 3 месяцев после передачи или до того, как этот покупатель приобрёл тот же патент.
• Прежде чем покупать патент, сначала выясните цепочку прав: передал ли каждый изобретатель права продавцу надлежащим образом, есть ли совладельцы, залоги и действующие лицензии.
• Если вы хотите добиваться ответственности за прошлые нарушения патента, в договоре о передаче нужно прямо указать, что это право также передаётся; в противном случае покупатель, как правило, может предъявлять иски только за нарушения, совершённые после передачи.
• При передаче китайского патента или заявки иностранцу нужно сначала выполнить формальности по правилам об импорте и экспорте технологий, затем зарегистрировать передачу в Государственном управлении интеллектуальной собственности Китая (CNIPA); передача вступает в силу со дня регистрации.

Чем отличаются передача и лицензия

Если нужно лишь дать другой стороне право использовать технологию, сохранив право собственности, используйте лицензию; если нужно полностью продать патент — передачу. Договор, названный «лицензией», но фактически передающий другой стороне все существенные права, по праву США может быть признан передачей, и налоговый режим тоже будет другим.

Перед покупкой патента: контрольный список юридической проверки (due diligence)

1. Цепочка прав: От каждого изобретателя до нынешнего патентообладателя каждая передача должна быть оформлена письменно и зарегистрирована в USPTO. В соглашении о передаче изобретений сотрудника нужно смотреть на формулировку: «настоящим передаёт» (hereby assign) или «соглашается передать в будущем» (agree to assign). Именно из-за такой формулировки в деле Stanford v. Roche (Верховный суд США, 2011 год) университет не получил права на изобретение исследователей.
2. Совладельцы: Если у патента США несколько совладельцев, каждый из них может самостоятельно использовать патент и лицензировать его, без согласия остальных совладельцев и без необходимости делиться с ними доходом (35 U.S.C. §262); для иска о нарушении, как правило, нужно, чтобы иск подали все совладельцы. Если куплена лишь часть доли, ценность существенно снижается.
3. Правовой статус: После выдачи патента сборы за поддержание нужно платить на 3,5-м, 7,5-м и 11,5-м годах; при просрочке есть льготный период оплаты 6 месяцев; также нужно смотреть дату истечения патента, нет ли процедур о признании его недействительным и связанных заявок на продолжение (continuation).
4. Обременения: есть ли на патент залог или другое обеспечительное право по кредиту; уже выданные лицензии после передачи, как правило, остаются в силе, и покупатель должен их принять.
5. Судебные споры: подавались ли ранее иски по патенту, оспаривалась ли его действительность и каков результат.
6. Статус малого субъекта (small entity): если продавец платил официальные сборы как small entity, то после передачи крупной компании нужно уведомить USPTO и платить сборы по ставке для крупных субъектов.

Ключевые условия договора о передаче

• Объём передачи: указываются номера патентов и заявок, включая продолжения (continuation), выделенные заявки и соответствующие иностранные патенты.
• Право на иск за прошлые нарушения: прямо оговаривается, что покупатель получает право предъявлять иски за нарушения до передачи и получать возмещение.
• Цена: выплата единовременно либо первоначальный взнос плюс процент от продаж продукции; при процентных выплатах оговариваются учёт и аудит.
• Гарантии продавца: продавец является единственным правообладателем, нет нераскрытых лицензий и обеспечения, не получены претензии о недействительности или нарушении. Гарантировать, что патент «действителен», продавец обычно не желает.
• Обратная лицензия (license-back): сохраняет ли продавец право продолжать использовать патент.
• Обязанность содействия: продавец и изобретатели должны помогать в подписании последующих документов, давать показания и предоставлять материалы в судебных процессах.

После подписания подайте заявку на регистрацию через систему регистрации передач USPTO (Assignment Center). Регистрация лишь придаёт публичность; USPTO не проверяет действительность самой передачи.

Налоговые замечания

• Изобретатель-физическое лицо, если передаёт все существенные права на патент, по разделу 1235 налогового законодательства США, как правило, может платить налог как с долгосрочного прироста капитала, независимо от срока владения.
• Иностранный продавец: при получении патентных роялти американский плательщик, как правило, обязан удержать налог в размере 30%, ставка может быть снижена по налоговому соглашению; по налоговому соглашению между США и Китаем ставка налога на роялти, как правило, составляет 10%. Если единовременная выплата связана с использованием или продажей патента, она также может быть приравнена к роялти.
• До определения структуры сделки попросите бухгалтера оценить её вместе с вами.

Передача китайского патента или заявки иностранцу

Многие китайские предприниматели сначала подали заявки на патенты в Китае, а потом захотели передать их американской компании. Обратите внимание:

1. Формальности экспорта технологий: Когда китайская организация или физическое лицо передаёт иностранцу или иностранной компании право на подачу заявки на патент или патентное право, действует «Положение об управлении импортом и экспортом технологий». Для технологий, экспорт которых свободен, нужно зарегистрировать договор об экспорте технологий и получить свидетельство о регистрации; для технологий, экспорт которых ограничен, сначала нужно получить лицензию; технологии, экспорт которых запрещён, передавать нельзя. В последние годы государственный Каталог технологий, экспорт которых запрещён или ограничен, пересматривался, и в него включены некоторые технологии в области искусственного интеллекта, обработки данных и др.; сначала проверьте, не входит ли в него ваша технология.
2. Регистрация в Государственном управлении интеллектуальной собственности Китая: на основании указанных документов вносятся изменения в библиографические данные; передача вступает в силу со дня регистрации.
3. Изобретение, созданное в Китае, при подаче заявки за рубежом: сначала нужно подать ходатайство о проверке секретности в Государственное управление интеллектуальной собственности Китая; аналогично, для изобретения, созданного в США, перед подачей заявки за рубежом, как правило, нужно сначала получить лицензию на подачу заявки за рубежом от USPTO (35 U.S.C. §184). Если команда разработчиков разделена между двумя странами, порядок подачи заявок и передачи нужно продумать заранее.

Подготовьте к консультации следующее

1. перечень номеров патентов или заявок (США, Китай и другие страны);
2. список изобретателей и подписанные ими трудовые договоры или соглашения о передаче изобретений;
3. имеющиеся лицензии и документы о залоге;
4. согласованные сторонами цена и порядок оплаты;
5. гражданство, местонахождение и налоговый статус продавца и покупателя.

Читайте также: о том, как сочетаются защита патентами, товарными знаками, авторским правом и коммерческой тайной, см. Как бизнесу в Нью-Джерси защитить интеллектуальную собственность; о патентных спорах и спорах о товарных знаках см. страницу услуги нашей фирмы Судебные споры в области интеллектуальной собственности.

Настоящий материал содержит общую правовую информацию и не является юридической консультацией. Ведение патентных заявок и дел по их экспертизе в Ведомстве по патентам и товарным знакам США от имени заявителя должен осуществлять патентный адвокат или патентный поверенный, зарегистрированный в этом ведомстве.